El artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 dispone que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se haya utilizado en al menos uno de los países miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Esta obligación de uso efectivo y real en el mercado, así como la carga de la prueba en una eventual cancelación por no uso, corresponde al titular del registro. Este deberá presentar sus alegatos y las pruebas que pretenda hacer valer, conforme al artículo 170 de la Decisión, dentro del plazo de 60 días hábiles.
Cumplido ese término, el expediente pasa a estudio de la Dirección de Signos Distintivos, y es aquí donde se evidencia una omisión relevante. Esta consiste en que la Decisión no prevé una oportunidad para que el solicitante de la acción descorra el traslado de las pruebas, a diferencia de lo que ocurre en las oposiciones, en donde se corre traslado al solicitante y se le concede el término de 30 días para hacer valer sus argumentaciones y presentar pruebas.
En el caso de las cancelaciones, la ausencia de este traslado afecta el ejercicio del derecho de contradicción. Esto puesto que la Dirección, con base en las pruebas aportadas exclusivamente por el titular, determina si la comercialización de una cantidad de productos o servicios, o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos, sirve para acreditar dicho uso. Ello sucede sin permitir al solicitante de la cancelación cuestionar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas, o bien su diligencia para publicitar o poner a disposición sus productos o servicios.
Ciertamente, este vacío desplaza el debate probatorio ante la Delegatura para la Propiedad Industrial, circunstancia que limita la posibilidad de que la parte solicitante de la cancelación ejerza plenamente su derecho a controvertir las pruebas. Tal escenario genera una desnaturalización de la apelación que, en principio, debería fungir como la instancia en la cual se exponen las razones de inconformidad de la decisión adoptada por la Dirección y no como la oportunidad para incorporar y ponderar elementos de prueba no discutidos en primera instancia. A modo de ejemplo: si el solicitante cuenta con estudios de mercado o análisis técnicos que demuestran que el uso probado no cumple con los criterios aplicables para mantener vigente el registro, estas pruebas no serían conocidas por la Dirección y, en consecuencia, su valoración quedaría diferida a la apelación.
Se impone, por tanto, la necesidad de reevaluar la Decisión 486. Incorporar un término de traslado salvaguardaría la igualdad de las partes, aseguraría que el acervo probatorio sea íntegramente controvertido desde la primera instancia, y tendría el valor de reconocer que dichas acciones se resuelven con base en hechos de mercado, que dependen del tipo de producto o servicio, de la dinámica de la oferta, del sector pertinente, de las condiciones de distribución e, incluso, de la estacionalidad de estos.
En conclusión, un ajuste procedimental que habilite el traslado de pruebas en el curso de las acciones de cancelación por no uso no tiene por objeto castigar al titular del derecho. Su objetivo, al contrario, es garantizar que los registros marcarios concedidos atiendan a la función de explotación económica en pro del cumplimiento del principio que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.
